erstattet im Auftrag der Organisationen
Erklärung von Bern
SWISSAID
Blauen-Institut, Münchenstein
von
FRITZ DOLDER
Prof.Dr.iur. Dr.sc.techn. ETH
Juristische Fakultät der Universität Basel
September 2001
In einem für die Erklärung von Bern, SWISSAID und Blauen-Institut erstellten Rechtsgutachten zeigt Prof. Fritz Dolder auf, welche Änderungen im Rahmen der anstehenden Revision des Patentgesetzeseingebracht werden müssen, um Fälle von Biopiraterie zumindest zu erschweren und um den Zielen und Verpflichtungen der Biodiversitätskonvention (CBD) näher zu kommen.
Die Schweiz ist Vertragspartei der Konvention zum Schutz der Artenvielfalt (CBD). Diese Konvention ist völkerrechtlich verbindlich und hat neben dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung der Artenvielfalt auch zum Ziel, die Ursprungsländer von biologischen Ressourcen am Nutzen aus deren Verwertung zu beteiligen.
Der Raub solcher Ressourcen und die Patentanmeldungen von Erfindungen auf der Basis von biologischem Ausgangsmaterial, welches konventionswidrig erworben worden ist, wird als Biopiraterie bezeichnet. Biopiraterie ist nicht nur eine eklatante Ungerechtigkeit, sondern sie verletzt auch die Biodiversitätskonvention und verhindert die vorgeschriebene Beteiligung der Herkunftsländer am Nutzen ihrer Ressourcen.
Gleich zu Beginn sei klargestellt, dass EvB, SWISSAID und das Blauen-Institut Patente auf Leben, auf die genetischen Ressourcen dieser Welt und auf mittels indigenem Wissen erworbene Kenntnisse grundsätzlich ablehnen. Biopiraterie ist ein trauriges neues Kapitel der Kolonialgeschichte. EvB, SWISSAID und das Blauen-Institut unterstützen deshalb ausdrücklich das afrikanische Modellgesetz, das eine grundsätzliche Abkehr von der Patentierung der globalen genetischen Ressourcen Fordert. Diese müssen für alle frei zugänglich bleiben.
In der Schweiz steht die Revision des Patentgesetzes auf der Traktandenliste. EvB, SWISSAID und das Blauen-Institut haben Prof. Fritz Dolder ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um abzuklären, wie innerhalb des geltenden Patentrechtes die eklatantesten Missbräuche von Biopiraterie verhindert werden können. Die Erklärung von Bern, SWISSAID und das Blauen-Institut fordern, dass die von Prof. Dolder vorgeschlagenen Änderungen bei der Revision des Schweizerischen Patentgesetzes, als erste Schritte in die richtige Richtung, integriert werden.
Prof. Fritz Dolder geht im Gutachten den Fragen nach, welcher Spielraum im heute gültigen Patentgesetz ausgenützt werden kann, ohne damit den vorgegebenen Rahmen des Europäischen Patent-Uebereinkommens zu sprengen. so dass dies bei der schweizerischen Patentgesetzrevision gut berücksichtigt werden könnte. Seine Vorschläge laufen darauf hinaus, dass die Stake
holders, also die Herkunftsländer und diejenigen, die mit ihrem Wissen wesentlich am Erfolg des neuen Produktes beteiligt waren, am Patent resp. am wirtschaftlichen Ertrag beteiligt werden. Im Gutachten werden auch Vorschläge gemacht, wie die Umgehenung solcher Regeln verhindert werden können.
Prof. Fritz Dolder ist in seinem Rechtsgutachten überzeugt, dass zur Unterbindung von Biopiraterie gesetzgeberische Massnahmen notwendig sind und dass diese Massnahmen völkerrechtlich zulässig sind. "Gesetzgeberische Massnahmen im Recht der Nachfragestaaten sind neben entsprechenden Massnahmen im Herkunftsstaat der Bioressourcen als unentbehrlich und unter dem Gesichtspunkt der Effizienz geradezu als Mittel der Wahl zur Durchsetzung der Rechtsnormen der Rio-Konvention anzusprechen," schreibt Prof. Dolder.
Das Gutachten schlägt Lösungen vor, die es ermöglichen, dass sich die berechtigten Stakeholder aus den Herkunftsstaaten der Bioressourcen an der Erfindung beteiligen können. Die Partizipation kann über folgende Ansätze geregelt werden:
| – |
Erwerb des Rechts auf das Patent bzw. aus dem Patent; |
| – |
Durch das Regeln der Voraussetzungen der Patentierbarkeit, insbesondere Patentanmeldung von Seiten eines Nichtberechtigten oder nur partiell Berechtigten (widerrechtliche Entnahme); |
| – |
Entstehung von schuldrechtlichen Ansprüchen (Entgeltsansprüche, Gewinnbeteiligungsansprüche) als Folge von Patentanmeldungen bzw. Patenterteilungen. |
Völkkerrechtlich zulässig sind diese Vorschläge, weil der Erwerb der Rechte auf das Patent bzw. aus dem Patent (im Gegensatz zu den Voraussetzungen der Patentierbarkeit) in den einschlägigen Staatsverträgen nirgends ausdrücklich geregelt werden. Deshalb besteht hier eine Freiraum, der ausgenutzt werden kann. "Die Staatsverträge des Immaterialgüterrechts setzen den Begriff des Erfinders als Erwerber und Inhaber des Rechts auf das Patent zwar voraus, normieren ihn aber nicht. Einer zusätzlichen Regelung des Rechts auf das Patent in den Gesetzen des Nachfragestaates (Anmeldestaates) steht deshalb nichts im Wege."
Auch für eine Entstehung von schuldrechtlichen Ansprüchen – Entgeltsansprüche, Gewinnbeteiligungsansprüche – als Folge von Patentanmeldungen bzw. Patenterteilungen sehen die Staatsverträge keine eigenen Regeln vor. Die Veränderung der Gesetzgebung im Nachfragestaat ist deshalb mit den Regeln des internationalen Privatrechts verträglich.
Die Partizipation ist eine Handlungsmöglichkeit der Berechtigten an biologischen Ressourcen (siehe auch Anhang 1). Schon im bestehenden Recht haben Berechtigte gewisse juristische Möglichkeiten, um auf eine Partizipation und damit auf die Umsetzung der Rio-Konvention zu drängen. Im bestehenden Recht könnte auf folgende Möglichkeiten zurückgegriffen werden:
| – |
erfinderrechtliche Vindikation |
| – |
Vertragsrecht |
| – |
ausservertragliche Haftung |
| – |
Geschäftsführung ohne Auftrag |
| – |
ungerechtfertigte Bereicherung |
Laut Prof. Dolder erscheinen die heute geltenden gesetzlichen Regelungen dieser fünf Möglichkeiten zur Durchsetzung einer Beteiligung der Berechtigten von biologischen Ressourcen allerdings als derart unklar und unsicher, dass gesetzgeberische Eingriffe zur Umsetzung der Rio-Konvention im nationalen Recht ernsthaft erwogen werden sollten. Das Gutmachten macht deshalb konkrete Vorschläge zur Revision bestehender Gesetze (siehe C.).
Ausgehend von bestehenden Instituten des geltenden Zivilrechts werden vier verschiedene Vorschläge zur Revision der Patentgesetzgebung der Industriestaaten (Nachfragestaaten) unterbreitet. (Die konkreten Textvorschläge befinden sich im Anhang 2, die vorgeschlagenen Änderungen sind dabei kursiv gesetzt.)
Alle vier Vorschläge haben die verbesserte Beteiligung der Herkunftsstaaten an den Erträgen zum Ziel und erfordern verhältnismässig geringfügige Ergänzungen des bestehenden Rechts des Anmeldestaates.
Die zwei ersten Vorschläge führen zu gemeinschaftlichem Eigentum des Erfinders und des Stakeholders der Ressourcen.
Im ersten Vorschlag wird der an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigte (Stakeholder) dem Erfinder nach Massgabe des Wertes dieser Ressourcen für die Erfindung gleichgestellt. Diese Gleichstellung ist das zentrale Element und führt den im Patentrecht schon bestehenden Grundsatz des gemeinsamen Rechtes an einer gemeinsamen Erfindung etwas weiter.
Ihre Funktion zum Schutz der Stakeholder aus den Herkunftsstaaten könnte diese Regelung allerdings nur dann erfüllen, wenn sie zumindest als einseitig zwingendes Recht ausgestaltet würde, und auch der Vorausverzicht des Stakeholders auf seine Rechte als ungültig deklariert würde:
Der erste Vorschlag sieht deshalb vor, dass auch durch eine allenfalls zum voraus bestehende Verzichtserklärung zuungunsten des Stakeholders nicht von dieser Vorschrift abgewichen werden darf.
Der zweite Vorschlag könnte im Patentgesetz eingebracht werden. Dabei wird das Verhältnis zwischen dem Erfinder und dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) als faktisches Gesellschaftverhältnis geregelt. Dieser Ansatz basiert auf den Bestimmungen über die (einfache) Gesellschaft (bürgerlichen Rechts).
Ein Vorbild für einen derartigen vertragsrechtlichen Lösungsansatz findet sich bei der Begründung faktischer Vertragsverhältnisse im schweizerischen Arbeitsrecht (320.2 OR).
Die rechtlichen Anforderungen an den Abschluss eines Vertrages über eine (einfache) Gesellschaft (bürgerlichen Rechts) zwischen dem Erfinder und dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) sind verhältnismässig niedrig. Es ist denkbar, dass Aktivitäten im Rahmen der Bioprospektion zur Begründung einer (einfachen) Gesellschaft ausreichen.
Auch hier darf nicht durch Vorausverzicht zuungunsten des Stakeholders von der Vorschrift abgewichen werden.
Der dritte Vorschlag verleiht dem Berechtigten (Stakeholder) der Ressourcen einen schuldrechtlichen Anspruch auf Entgeltsleistungen gegen den Erfinder.
Der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger hat dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) eine besondere angemessene Vergütung auszurichten. Dieser Grundsatz kann im Art. 3 PatG CH, § 6 PatG De sowie in Art. 60 (2) und (3) EPÜ festgehalten werden.
Bei der Festsetzung der Anspruchshöhe sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich die technische Bedeutung der Ressourcen für die Erfindung sowie der wirtschaftliche Wert der Arbeit des Erfinders und der bei der Erfindungstätigkeit eingesetzten Sachmittel.
Durch schriftlichen Vertrag kann eine von den vorstehenden Bestimmungen abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für den gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) mindestens gleichwertig ist.
Der vierte Vorschlag differenziert nach dem Wert der Beiträge von Stakeholder der Ressourcen und Erfinder: Wer den wertmässig höheren Beitrag liefert, wird Eigentümer der Erfindung und des Patents; wer den wertmässig geringeren Beitrag liefert, erhält einen schuldrechtlichen Anspruch auf Entgeltsleistungen. Dabei werden die Bestimmungen über die Verarbeitung (Art. 726 ZGB, §§ 950/ 951 BGB) sinngemäss ins Patentrecht übernommen (Art. 3 PatG CH, § 6 PatG DE, Art. 60 (2) und (3) EPÜ)
Wiederum darf durch Vertragsabrede nicht zuungunsten des Berechtigten (Stakeholders) von dieser Vorschrift abgewichen werden.
Das Gutachten schlägt auch Massnahmen vor, um eine Umgehung der vorgeschlagenen Regeln zu verhindern.
Mit den unter C. formulierten Änderungen des Patentrechtes steht dem Berechtigten gemeinschaftliches Eigentum an einer Patentanmeldung oder einem Patent in einem Anmeldestaat zu. Er kann diesen Anspruch vor den Zivilgerichten des Anmeldestaates eingklagen und durch Eintrag in das Patentregister des Anmeldestaates auch vollstrecken.
Prof. Dolder empfiehlt, im Patentanmeldungsverfahren auf niedriger gesetzgeberischer Stufe, z.B. in der Ausführungsordnung zum EPÜ (AO EPÜ), eine Verpflichtung des Anmelders zum Nachweis des konventionskonformen Erwerbs des biologischen Ausgangsmaterials seiner Erfindung einzuführen. Bei den Anmeldeunterlagen müssen entsprechende Urkunden über Einwilligung (Prior Informed Consent PIC Art. 15.5 CBD) und Vertragsabschluss (MAT Art. 15.4 CBD) mit dem Stakeholder eingereicht werden:
Regel 26 der Ausführungsordnung EPÜ für einen Erteilungsantrag würde erweitert, so dass ein Patentantrag bei Erfindungen aus biologischen oder genetischen Ressourcen bzw. menschlicher Herkunft zusätzlich eine schriftliche Erklärung des Inhabers / Stakeholders der Ressourcen über dessen vorgängige und informierte Einwilligung und den Abschluss einer Vereinbarung über ein angemessenes Entgelt (Art. 1 Abs. 4 bis 7 PatG) enthalten müsste.
Zur Erfüllung der gleichen Funktion wären auch Formulierungen denkbar, welche auf entsprechende Verpflichtungen in der übergeordneten gesetzlichen Norm Bezug nehmen könnten:
Als Sanktion sollte – wie übrigens bei allen anderen Formfehlern im Patentanmeldeverfahren – ausdrücklich statuiert werden, dass die Patentanmeldung zurückgewiesen wird, falls die entsprechenden Urkunden – nach Ansetzen entsprechender angemessener Nachfristen – nicht eingereicht werden.
Eine Anwendung des Strafrechts des Anmeldestaates ist im Rahmen des Territorialgrundsatzes (Art. 3 StGB CH) bzw. als Recht des Erfolgsortes bei Distanzdelikten (Art. 7 StGB CH) in der Schweiz und anderen europäischen Ländern ist denkbar. Beim Vorliegen besonderer Umstände könnte eine Ungetreue Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB CH vorliegen.
Eine andere Handlungsmöglichkeit für Berechtige an biologischen Ressourcen ist die ausdrückliche Nicht-Partizipation an der Erfindung.
"Entscheidet sich der Stakeholder der biologischen Ressourcen im Herkunftsland in Kenntnis des konventionswidrigen Erwerbs und der konventionswidrigen Verwertung seiner Ressourcen in Erfindungen und Patentanmeldungen gegen eine Partizipation am wirtschaftlichen Ertrag dieser Erfindungen, so kann er diesen Zustand entweder hinnehmen oder das entstehende oder bereits entstandene patentrechtliche Monopol mit rechtlichen Mitteln zu vernichten versuchen."
Die Vernichtung des Patentes könnte aufgrund folgender Tatbestände gefordert werden:
| – |
fehlende Neuheit |
| – |
widerrechtliche Entnahme |
| – |
Verstoss gegen ordre public |
| – |
mangelnde Offenbarung |
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(Änderungsvorschläge sind kursiv gesetzt)
Art. 60 (2) und (3) EPÜ; § 6 PatG DE, Art. 3 PatG CHDas Recht auf das Patent steht dem Erfinder, seinem Rechtsnachfolger oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem andern Rechtsgrund gehört. Der an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigte (Stakeholder) ist dem Erfinder nach Massgabe des Wertes dieser Ressourcen für die Erfindung gleichgestellt. Durch Abrede darf von dieser Vorschrift zuungunsten des Stakeholders nicht abgewichen werden. Auf die Rechtsstellung des Stakeholders kann nicht zum voraus verzichtet werden. |
Das faktische Gesellschaftsverhältnis könnte im Patentgesetz verankert werden:
|
Auf das Verhältnis zwischen dem Erfinder und dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) sind die Bestimmungen über die (einfache) Gesellschaft (bürgerlichen Rechts) nach Massgabe des Wertes der Ressourcen für die Erfindung sinngemäss anwendbar. Ein Vertrag über eine (einfache) Gesellschaft (bürgerlichen Rechts) zwischen dem Erfinder und dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) gilt auch dann als abgeschlossen, wenn der Erfinder die Ressourcen vom Berechtigten zum Zwecke der Erfindungstätigkeit entgegennimmt. Durch Abrede darf von dieser Vorschrift nicht zuungunsten des Stakeholders abgewichen werden. |
Art. 3 PatG CH, § 6 PatG DE = Art. 60 (2) und (3) EPÜDas Recht auf das Patent steht dem Erfinder, seinem Rechtsnachfolger oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem andern Rechtsgrund gehört. Der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger hat dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) eine besondere angemessene Vergütung auszurichten. Bei deren Festsetzung sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich die technische Bedeutung der Ressourcen für die Erfindung sowie der wirtschaftliche Wert der Arbeit des Erfinders und der bei der Erfindungstätigkeit eingesetzten Sachmittel. Durch schriftlichen Vertrag kann eine von den vorstehenden Bestimmungen abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für den gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) mindestens gleichwertig ist. |
Art. 3 PatG CH, § 6 PatG DE = Art. 60 (2) und (3) EPÜAuf das Verhältnis zwischen Erfinder und dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) sind die Bestimmungen über die Verarbeitung sinngemäss anwendbar (Art. 726 ZGB, §§ 950/ 951 BGB). Durch Vertragsabrede darf von dieser Vorschrift nicht zuungunsten des Berechtigten (Stakeholders) abgewichen werden. |
Regel 26 Ausführungsordnung zum EPÜ (AO EPÜ) ErteilungsantragDer Antrag muss enthalten: (...) |
Zur Erfüllung der gleichen Funktion wären auch Formulierungen denkbar, welche auf entsprechende Verpflichtungen in der übergeordneten gesetzlichen Norm Bezug nehmen könnten:
|
y. einen schriftlichen Nachweis der Begründung bzw. Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten im Verhältnis zum Berechtigten (Stakeholder) biologischer oder genetischer Ressourcen gemäss Art. 2 CBD; |
Legal opinion prepared by
FRITZ DOLDER
Prof.Dr.iur. Dr.sc.techn. ETH
Law faculty of Basle University
for
Berne Declaration
SWISSAID
Blauen-Institut, Münchenstein
September 2001
In a legal opinion prepared for Berne Declaration, SWISSAID, and Blauen-Institut Münchenstein in anticipation of the upcoming revision of Swiss patent law, Professor Fritz Dolder outlines the changes that will be necessary in order to cut down on biopiracy and move towards full compliance with the goals and obligations of the Convention on Biodiversity (CBD).
Switzerland is a party to the Convention on Biodiversity (CBD) and therefore bound by international law to protect and promote the sustainable use of biodiversity and to make sure that countries of origin receive their fair share of the benefits generated from the use of their biological resources.
The theft of such resources and any attempt to patent inventions based on illegally acquired biological source materials are considered acts of biopiracy. Besides being highly unfair, biopiracy violates the CBD and subverts the convention’s benefit-sharing provisions.
As Swiss patent law is coming up for revision, Berne Declaration, SWISSAID, and Blauen-Institut have asked Professor Fritz Dolder to draw up a legal opinion assessing the changes in patent law needed to prevent at least some of the more flagrant instances of biopiracy. Berne Declaration, SWISSAID and Blauen-Institut want to include the amendments proposed by Professor Dolder in the revised Swiss patent legislation as a first step in the right direction.
In his legal opinion Professor Dolder indicates how Swiss law can be adapted without overstepping the boundaries of the European Patent Agreement. By validating claims arising from collective ownership and granting compensation for resources used or specification contributed, his proposals allow countries of origin and those whose knowledge contributes the success of a new product to share in the patent and all economic benefits derived from it. The author also proposes ways to prevent the subversion/avoidance of these rules (e.g. through mandatory disclosure of the origins of source materials in patent applications).
SWISSAID, Berne Declaration and Blauen-Institut are opposed to patents for living organisms or parts thereof as a matter of principle. Instead, the three institutions explicitly support the African model law that rejects the patenting of life forms and calls for effective measures against biopiracy. The African proposal promotes an alternative system of safeguards based on food safety, the protection of local community know-how and the preservation of biological diversity.
Professor Dolder is convinced that legislative measures are necessary to fight biopiracy and that such measures are permitted under international law. “Legislative adjustments in demand-side countries along with measures taken in the countries of origin of bio-resources are indispensable and, in terms of efficiency, quite simply the instrument of choice to achieve compliance with the legal norms of the Rio Convention”, Professor Dolder writes.
He proposes solutions that allow legitimate stakeholders in the home countries of bio-resources to participate in inventions. Participation may be achieved in several ways:
| – |
through acquisition of patent rights or rights deriving from a patent; |
| – |
by tightening the requirements for patentability, especially for patent applications by non-stakeholders or partial stakeholders (unlawful appropriation); |
| – |
through the emergence of contractual claims (compensation claims, profit-sharing claims) resulting from patent applications and patents granted. |
These proposals are permitted under international law because the acquisition of rights to and from a patent (unlike the requirements of patentability) are not covered by the respective treaties. There is, in fact, an regulatory vacuum that begs to be used. “International treaties in the field of intellectual property (e.g. TRIPS), while presuming its existence, do not standardize the concept of the inventor as acquirer and owner of the rights to a patent. Therefore, nothing stands in the way of amending the laws governing patent rights in demand-side states (country of the patent application).”
Likewise, international treaties do not cover the emergence of contractual claims – compensation claims, profit sharing claims – resulting from patent applications and patents granted. A change in the laws of the demand-side state is therefore compatible with the rules of international civil law.
Participation is an option for people with a legitimate stake in biological resources (see appendix 1). Indeed, even now (under existing law) there are a number of legal ways to insist on stakeholder participation – and thus on the implementation of the Rio Convention. Thus, stakeholders could invoke legal provisions pertaining to:
| – |
inventor’s law |
| – |
contract law |
| – |
extra-contractual liability |
| – |
management without mandate |
| – |
unjustified personal gain |
According to Professor Dolder, however, these legal provisions are so weak and unreliable that changes in national laws aimed at implementing the Rio Convention should be seriously considered. In his legal opinion Professor Dolder submits specific proposals for the revision of existing laws (see C.).
Based on the institutes of current civil law the author submits four different proposals for a revision of patent law in industrialized (demand-side) countries. (For actual draft proposals see appendix 2, proposed changes in Italics).
All four proposals aim to increase the share of proceeds going to countries of origin and require relatively minor legislative changes in the countries of the patent application.
The first two proposals lead to a co-ownership of inventor and resource stakeholder.
In the first proposal the stakeholder of biological or genetic resources according to Art.2 CBD is placed on the same level with the inventor, i.e. he participates in the ownership of the invention according to the relative value of his input. This equal rights clause is key - it merely extends the principle of joint rights to a joint invention as it already exists in patent law.
However, in order to effectively protect stakeholders in countries of origin this rule requires, at the very least, the status of a unilaterally binding law; also, all preliminary waivers on the part of stakeholders are declared null and void:
The first proposal therefore explicitly rules that preliminary waivers depriving the stakeholder of his rights have no bearing on the validity of the equal rights rule.
Der The second proposal might be appended to patent law. Here the relation between inventor and stakeholder of biological or genetic resources under Art.2 CBD would be defined as a factual partnership. This approach is based on existing provisions concerning partnerships (530 OR).
An example of this type of contract law solution can be found in the arguments for factual contract relations in Swiss labor law (320.2 OR).
The legal requirements for a contract involving a partnership between the inventor and the stakeholder of biological or genetic resources under Art.2 CBD, are relatively low. It is conceivable that the mere going on of some sort of bioprospecting activity is sufficient to establish a partnership.
Again, no preliminary waiver detrimental to the interests of the stakeholder shall have any bearing on the validity of this provision.
The third proposal entitles the stakeholder of resources to contractual compensation payments from the inventor
The inventor or his successor in interest owes the stakeholder of biological or genetic resources under Art.2 CBD special and sufficient compensation. This principle may be set down in Art. 3 PatG CH, § 6 PatG DE as well as in Art. 60 (2) and (3) EPC (=European Patent Convention).
In determining the amount of compensation owed, all circumstances shall be considered, in particular the technical importance of resources for the invention, the value of the inventor’s work, and the value of materials used in inventing.
An agreement that differs from the legal requirements outlined above may be concluded in writing if it is at least equal in value for the stakeholder under Art. 2 CBD.
The fourth proposal makes a distinction based on the relative contribution of the stakeholder of resources and the inventor: he who contributes more value to the final product shall be the owner of both the invention and the patent; he who contributes less value to the final product, shall be entitled to contractual compensation. Provisions concerning specification (Art.726 ZGB [=Swiss Civil Code], §§ 950/951 BGB) are adopted by patent law in a like manner (Art. 3 PatG CH, § 6 PatG DE, Art. 60 (2) and (3) EPC).
Again, no contractual agreement may be concluded that differs from these terms if it diminishes the benefits of the stakeholder.
The legal opinion also suggests measures to prevent the circumvention of the proposed rules.
Once patent law is amended as proposed under C, the stakeholder is entitled to joint ownership of a patent application or a patent in a country of patent application. He may take legal action to confirm his claim in the civil courts of such countries and subsequently enforce it through registration in the patent rolls.
Professor Dolder recommends that in the patent application process on a low legislative level, e.g. in the EPC rules of procedure, a passage be introduced requiring the applicant to prove that all biological source materials used in his invention were acquired in compliance with the rules of the Convention. Moreover, documents submitted for application must include proof of prior informed consent (PIC ART. 15.5 CBD) and conclusion of contract (MAT Art. 15.4 CBD) with the stakeholder:
Rule 26 of the EPC rules of procedure concerning applications would be expanded in such a way that a patent application involving an invention based on biological or genetic resources or on materials of human origin would need to include an additional written declaration by the owner/stakeholder of resources confirming his prior informed consent and the conclusion of an agreement for reasonable compensation (Art. 1 Par. 4 to 7 PatG).
The same effect could be achieved by inserting a clause that refers to the corresponding obligations in the superordinate legal norm:
It should be explicitly stated that failure to comply with this or any other formal aspect of the patent application procedure will result in the rejection of the patent application unless the missing documents are supplied within a reasonable secondary time limit.
It is conceivable that countries of application like Switzerland or other European states apply their own criminal code within the scope of the territorial principle (ART. 3 StGB CH) and because it constitutes a privilege of the place of accomplishment in transnational offenses (Art. 7 StGB CH). Given certain circumstances one possible offense might be disloyal management of affairs (Art. 158 StGB CH).
Another option available to stakeholders of biological resources is their explicit non-participation in an invention.
“If a stakeholder of biological resources in the country of origin decides not to claim his share of the economic benefits deriving from an invention because he knows that his resources were acquired and used towards this invention and patent application in ways that violate the convention, he may simply accept this state of affairs or else attempt to destroy the emerging or already existing patent monopoly by legal means.”
The destruction of a patent might be claimed on the basis of the following facts:
| – |
lack of novelty |
| – |
unlawful acquisition |
| – |
violation of the public order |
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insufficient disclosure |
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(suggested changes in Italics)
Art. 60 (2) and (3) EPC; § 6 PatG DE, Art. 3 PatG CHThe right to the patent belongs to the inventor, his legal successor, or the third person that owns the invention by dint of some other legal justification. The stakeholder of biological or genetic resources under Art.2 CBD is equal to the inventor according to the value of these resources for the invention. No agreement may differ from this provision if it is to the disadvantage of the stakeholder. The legal position of the stakeholder may not be waived in advance. |
The factual partnership might be laid down in the patent law.
|
The relation between the inventor and the stakeholder of biological or genetic resources under Art.2 CBD shall be governed in like manner by the provisions concerning partnerships according to the value of the resources for the invention. A contract for a partnership between inventor and stakeholder of biological or genetic resources under Art.2 CBD is considered concluded even if the inventor accepts the stakeholder’s resources for the purpose of invention. No agreement that differs from this rule may be concluded if it is to the disadvantage of the stakeholder. |
Art. 3 PatG CH, § 6 PatG DE = Art. 60 (2) and (3) EPCThe right to the patent belongs to the inventor, his legal successor, or the third person that owns the invention by dint of some other legal justification. The inventor or his legal successor owes the stakeholder of biological and genetic resources under Art.2 CBD special and adequate compensation. In computing such compensation all circumstances are considered, namely the technical importance of the resources for the invention, the economic value of the inventor’s work, and of the materials used in the activity of inventing. Written agreements at variance with the legal requirements outlined above may be concluded provided they are at least equal in value for the stakeholder under Art. 2 CBD. |
Art. 3 PatG CH, § 6 PatG DE = Art. 60 (2) and (3) EPCTo the relationship between the inventor and the stakeholder of biological and genetic resources under Art.2 CBD the provisions concerning specification may be applied in a like manner (Art. 726 ZGB, §§ 950/ BGB) No contractual agreement may be concluded that differs from these terms and works to the disadvantage of the stakeholder. |
Rule 26, EPC rules of procedure, applicationThe request shall include: (...) |
The same effect could be achieved by inserting a clause that refers to the corresponding obligations in the superordinate legal norm:
y. written proof concerning origins and fulfillment of legal or contractual obligations towards the stakeholder of biological or genetic resources under Art. 2 CBD. |
